Black Friday als Marke?

"Black Friday" in Österreich: Markenrechtlicher Schutz?

Der Freitag nach Thanksgiving ist im Handel auch als „Black Friday“ bekannt, bei dem viele Waren reduziert angeboten werden. Der Name wird deshalb von Händlern gerne zur Bewerbung ihrer Angebote genutzt. Eine solche Verwendung ist aus unserer Sicht in vielen Fällen zulässig, unter Umständen muss aber (derzeit noch) auf Markenrechte geachtet werden.

Es gibt und gab verschiedene BLACK FRIDAY Marken, die Schutz in Österreich haben und hatten. Fraglich ist aber, ob eine solche eingetragene Marke tatsächlich verwendet werden kann, um die Verwendung von BLACK FRIDAY durch die Händler zu verbieten. Dabei ist aus rechtlicher Sicht grob gesagt entscheidend, ob das Zeichen BLACK FRIDAY als rein beschreibend/ohne Unterscheidungskraft für Rabattaktionen gesehen wird; oder doch als Hinweis auf ein konkretes Unternehmen verstanden wird.

 

Mit der Entscheidung des OLG Wien vom 5.3.2019 wurde bestätigt, dass der Schutz der Internationalen Marke BLACK FRIDAY der Super Union Holdings Ltd. nicht auf Österreich erstreckt werden kann. Dem Zeichen BLACK FRIDAY wurde der Schutz in Österreich für alle beantragten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35 und 41 wegen des beschreibenden Charakters des Zeichens BLACK FRIDAY durch das Österreichische Patentamt verweigert. Das OLG Wien bestätigte eben diese Entscheidung und hielt fest, dass das Zeichen in Österreich nicht geschützt werden kann, weil es beschreibend sei bzw. keine Unterscheidungskraft aufweise.

 

Im Zusammenhang mit den von der Antragstellerin beanspruchten Waren und Dienstleistungen kann zum Prioritätszeitpunkt nach der Lebenserfahrung ausgeschlossen werden, dass die beteiligten Verkehrskreise bei einer Verwendung der Bezeichnung Black Friday im Zusammenhang mit den einzelnen Waren oder Dienstleistungen einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehen können.

 

Zu beachten ist, dass sich die OLG Entscheidung nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35 und 41 bezieht, die bei der betroffenen Marke beantragt worden waren. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Marke auch gelöscht bzw. zum Schutz nicht zugelassen worden wäre, wenn Schutz auch für andere Waren und Dienstleistungen beantragt worden wäre, die im Handel rund um den „Black Friday“ typischerweise angeboten werden.

 

Dieser Grundsatz des OLG kann grundsätzlich auch auf die zahlreichen in Österreich bereits registrierten Wortbildmarken der jüngeren Vergangenheit angewendet werden, die den Wortbestandteil BLACK FRIDAY aufweisen. Folgt man der Ansicht der Entscheidung des OLG, entfaltet der Wortbestanteil BLACK FRIDAY keinen Schutz, sondern schlussfolgernd nur die bildliche Darstellung des Zeichens. Diese Zeichen sind daher für vergleichbare Waren und Dienstleistungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nur deshalb zugelassen worden, weil sie auch einen (unterscheidungskräftigen) Bildbestandteil aufweisen.

 

Offen ist noch die Frage, inwieweit die in der ganzen Europäischen Union geschützte Marke BLACK FRIDAY EUTM Nr. 17994123, eingetragen für Weine; Alkoholische Getränke, ausgenommen Bier der Oenoforos AB Schutz entfaltet. Bei der Kennzeichnung und Bewerbung von Weinen, alkoholischer Getränke und anderen ähnlichen Waren ist wegen dieser Marke grundsätzlich Vorsicht geboten. Faktum ist, dass die Marke derzeit für die genannten Waren auf Unionsebene eingetragen ist. Ob dies zurecht erfolgte oder es dem Zeichen ebenfalls an der Unterscheidungskraft (Registrierbarkeit) mangelt, ist durch die Instanzen nicht geklärt worden. Auf jeden Fall gibt es gute Argumente, die an der Schutzfähigkeit des Zeichens zum Anmeldungszeitpunkt zweifeln lässt. Hier könnte schlussendlich u.a. ein Löschungsverfahren für Klarheit sorgen. Dieses kann auch ohne konkreten Streitfall vorab angestrengt werden.

 

Neben der eingangs erwähnten BLACK FRIDAY Marke, den zahlreichen Wortbildmarken und der Marke BLACK FRIDAY für Weine usw., gibt es auch noch eine angemeldete Unions(wort)marke BLACK FRIDAY der österreichischen BLACK FRIDAY GmbH. Unionsmarken entfalten grundsätzlich auch in Österreich Schutzwirkung. Diese Marke ist noch nicht registriert worden und es ist derzeit offen, ob das Zeichen schlussendlich für alle beantragten Waren und Dienstleistungen eingetragen werden wird. Aus unserer Sicht könnte das Zeichen nur für Waren und Dienstleistungen, die mit der Rabattaktion BLACK FRIDAY in keinem Zusammenhang stehen und damit von den relevanten Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine Rabattaktion gesehen werden, als Marke zugelassen werden. Zu beachten ist, dass eine Marke unter der Voraussetzung, dass sie später tatsächlich zugelassen wird, ihre Schutzwirkung bereits mit dem Anmeldetag entfaltet. Angesichts des späten Anmeldetages dieser Marke und der gestiegenen Bedeutung des Rabatttages BLACK FRIDAY in der Europäischen Union – auch in den Staaten in denen keine nationale Marke eingetragen war – ist anzunehmen, dass diese Marke für die relevanten Waren und Dienstleistungen im Handel wohl nicht zugelassen werden wird. Gewissheit können hier allerdings erst die übergeordneten Instanzen, bis hinauf zum EuGH bringen. Derzeit ist eine Beschwerde in diesem Anmeldeverfahren anhängig, wobei wir vermuten, dass die Beschwerde deshalb eingebracht wurde, weil die Marke vom Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum wegen der mangelnden Unterscheidungskraft vorläufig nicht zugelassen wurde.

 

Achtsam sollte man jedenfalls sein, wenn das Zeichen BLACK FRIDAY grenzüberschreitend eingesetzt wird. Auch wenn es aus österreichischer Sicht gute Argumente gibt, weshalb das Zeichen BLACK FRIDAY zur Bewerbung im Handel als rein beschreibend einzustufen ist und grundsätzlich frei verwendet werden sollen darf, kann nicht ausgeschlossen werden, dass dies in anderen Jurisdiktionen/Ländern anders gesehen wird.

 

Das ist insbesondere hinsichtlich des deutschen Marktes relevant. Hier hat das Bundespatentgericht entschieden – erst kürzlich (am 27. Mai 2021) durch den Bundesgerichtshof bestätigt – dass die Verwendung des Zeichens BLACK FRIDAY der Super Union Holdings Ltd. für einige Werbedienstleistungen und zur Benennung einer Rabattaktion und damit eine Dienstleistung des Groß- und Einzelhandels in den Bereichen Elektro und Elektronikwaren beschreibend sei und deshalb für diese Dienstleistung nicht geschützt werden kann. Darüber hinaus wurden jedoch einige andere Handelsdienstleistungen (zB Einzelhandel über das Internet in den Bereichen: Chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Drogeriewaren, Kosmetikwaren und Haushaltswaren), (noch) als schützbar angesehen. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass das Zeichen im Zeitpunkt der Anmeldung in Deutschland in anderen Branchen noch nicht so bekannt war und es (theoretisch) nicht abzusehen war, dass es bekannt wird.

 

Hoffnung für den deutschen Markt gibt allerdings eine Entscheidung des Landgericht Berlin vom April 2021. Hier wurde festgehalten, dass die Marke von den Markeninhabern für einen Großteil der Waren und Dienstleistungen nicht rechtserhaltend benutzt wurde, was zur Folge hatte, dass die Marke für diese Waren und Dienstleistungen gelöscht wurde. Diese Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Situation in Deutschland entwickelt und die Instanzen entscheiden werden, wobei derzeit noch Vorsicht geboten ist. Darüber hinaus kann nach Ansicht einzelner Autoren ein Abmahnschreiben in Deutschland Schadenersatz auslösen, wenn der Abmahnende sich auf einen Markenschutz beruft, der bereits in erster Instanz aufgehoben wurde und dies in der Folge von der letzten Instanz bestätigt wird. Vorbehaltlich genauerer Prüfung der deutschen Rechtslage ist es aus diesem Grund fraglich, ob in Deutschland heuer wieder eine Welle von Abmahnschreiben zu erwarten sind.

 

Bei grenzüberschreitendem Handel ist generell darauf zu achten, welcher Markenschutz im anderen Land besteht und welche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, um keine Markenverletzung zu riskieren.

 

Wir empfehlen auf jeden Fall Abmahnungen nicht einfach hinzunehmen, sondern immer kritisch zu hinterfragen, wie diese begründet sind. Aus unserer Sicht, gibt es – abgesehen von den oben genannten Besonderheiten (zB grenzüberschreitende Verwendung, insb. Deutschland; Weinhandel; Handel mit alkoholischen Getränken; Verwendung für untypische Waren und Dienstleistungen; Bestand sehr alter BLACK FRIDAY Marken) für einige Waren und Dienstleistungen bereits entsprechende Rechtsprechung und darüber hinaus jedenfalls sehr gute Argumente, dass die Verwendung des Zeichens BLACK FRIDAY für die Ankündigung einer Rabattaktion in Österreich zulässig ist.


Dr. Gerald Mair